La décision du 14 janvier 2003 du TGI de Lons-le-Saunier dans l'affaire Pere-Noel.fr., illustre la confusion juridique enveloppant la notion de nom de domaine. Elle démontre que la sécurité juridique impose que le choix d'un nom de domaine fasse l'objet d'une véritable stratégie de la disponibilité : construire la chaîne des antériorités constitue un outil indispensable de management du risque juridique.

Bref rappel des faits
- le 20 juillet 1998, la société Aricia réserve le nom de domaine Pere-Noel.com;
- le 30 juin 1999, la société Pere-Noel.fr s'immatricule au registre du commerce et des sociétés;
- le 6 septembre 1999, la société Pere-Noel.fr réserve le nom de domaine PNR qu'elle exploite sur Internet à compter de décembre 1999;
-au plus tard en décembre 1999, la société Aricia exploite son nom de domaine;
-le 20 mars 2000, la société Aricia cède son nom de domaine à MM. de Repaire et de Montesquiou;
-le 14 avril 2000, la société Aricia dépose la marque Pere-Noel.com.
-les 15 et 18 mai 2000, la société Pere-Noel.fr dépose les marques Pere-Noel.com et Pere-Noel.fr.

Le 20 juillet 2001, la société Pere-Noel.fr assigne la société Aricia en nullité de la marque Pere-Noel.com et en paiement de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts. Le 16 mai 2002, Messieurs de Repaire et de Montesquiou demandent que la société Pere-Noel.fr soit déboutée de ses demandes, qu'il lui soit interdit d'utiliser le nom de domaine Pere-Noel.fr ainsi que sa raison sociale, que ses marques Pere-Noel.fr et Pere-Noel.com soient annulées et qu'elle soit condamnée à 50.000 francs de D.I.

Le tribunal a donné raison à la société Pere-Noel.fr, en annulant la marque Pere-Noel.com déposée par la société Aricia, mais aussi à MM. de Repaire et de Montesquiou, en annulant les marques Pere-Noel.com et Pere-Noel.fr. de la société Pere-Noel.fr.

La société Aricia soutenait que la raison sociale de société Pere-Noel.fr violait ses droits, créant un risque de confusion entre les deux entreprises. La société Pere-Noel.fr ne pouvait défendre sa raison sociale face à la marque Pere-Noel.com déposée par la société Aricia, cette raison sociale ayant été elle-même acquise en violation des droits conférés à la société Aricia par sa réservation du nom de domaine avant l'immatriculation. Nul ne peut, en effet, se créer un droit en violant les droits d'autrui.

Le tribunal estime que "cette marque (la marque Pere-Noel.com déposée par la société Aricia) est la reproduction identique dans son élément distinctif "pere-noel" et quasi identique dans sa globalité de la raison sociale de la Pere-Noel.fr ". Il ajoute que "la société Aricia ne saurait être titulaire d'un nom de domaine antérieur à la marque Pere-Noel.com, enregistré le 20 juillet 1998, dès lors qu'elle n'en est plus détentrice pour l'avoir cédé le 14 avril 2000 à Messieurs de Repaire et de Montesquiou.". Pourtant, pour apprécier si l'expression "pere-noel" pouvait être utilisée dans la raison sociale de la société Pere-Noel.fr, il faut se placer à la date de son immatriculation. Or, au 30 juin 1999, la société Aricia était bien titulaire du nom de domaine Pere-Noel.com. Que ce nom de domaine ait été ensuite cédé ne diminue en rien les droits de la société Aricia avant cession.

Il aurait fallu contester l'existence de droits de la société Aricia, du fait de la non-exploitation de son nom de domaine, pour poursuivre l'annulation de la marque. Réservation ne signifie pas exploitation. L'exploitation du nom de domaine implique qu'un site Web soit ouvert sous ce nom et fonctionne réellement, viennent d'affirmer deux récents jugements (TGI Paris, 9/7/ 2002 et TGI Nanterre, 4/11/2002). Si la société Aricia avait exploité un site Internet sous le nom de domaine Pere-Noel.com avant immatriculation de la raison sociale Pere-Noel.fr, elle aurait pu invoquer ses droits sur l'expression "pere-noel" et demander d'interdire à la société Pere-Noel.fr d'utiliser cette expression dans sa raison sociale, ses noms de domaine ou ses marques. Toutefois, cette exploitation effective ne semble remonter qu'à décembre 1999, soit après l'immatriculation. Ce qui justifie la décision du tribunal.

Trois leçons à en tirer
Tout d'abord, avant tout dépôt, il faut tracer la chaîne des antériorités pour éviter un conflit avec le titulaire de droits antérieurs identiques ou similaires. Une recherche d'antériorité permet de savoir si le signe envisagé est disponible.

Ensuite, il faut savoir que le nom de domaine bénéficie d'une protection plus faible, conditionnée par l'exploitation effective du nom de domaine et effective qu'au démarrage de cette exploitation. La protection de la marque est effective dès la demande d'enregistrement de la marque et ne disparaît que si la marque n'est pas exploitée pendant cinq ans. Quant à la dénomination sociale, aucune disposition légale ne limite sa protection comme "signe distinctif" même si la jurisprudence subordonne cette protection à l'existence d'une confusion dommageable.

Pour y remédier, il faut déposer le nom de domaine comme marque (même non exploité, il sera protégé par le droit des marques pendant au moins les cinq ans précédant une déchéance possible) ou invoquer le droit d'auteur s'il a une suffisante originalité (même sans dépôt, ni exploitation, il sera protégé dés sa création). .

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